益友视点 | 商标申请指南
时间:2022-04-15 作者:益友天元
我国商标注册制度采用的是自愿注册为主,强制注册为辅的原则。即除了法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品(即卷烟、雪茄烟、有包装的烟丝以及电子烟等新型烟草制品)必须申请商标注册外,其余情况下由商标使用人根据实际需求自行决定。随着知识产权保护意识的提高,越来越多的经营者重视注册商标的申请。申请商标注册是获得商标专用权的法定程序,益友天元律师就商标申请的一些注意事项总结,并按照如下基本流程逐一说明:
一
确认申请主体
根据法律规定,境内外自然人、法人或者其他组织都可作为申请商标注册的主体。
如果以境内自然人(大陆地区)作为申请主体,在办理商标注册、转让等申请事宜时,除应提交身份证、户籍证明等有效身份证件的复印件外,还需提供证明其从事生产经营活动的主体资格证明文件,如个体工商户营业执照、农村土地承包经营合同等。因此,如果申请人计划以其个人名义申请商标注册的,应提前完成个体工商户的注册或农村土地承包经营合同等的签署事宜。
如果以经营者控制的公司名义申请注册商标,则准予注册的商标将成为属于公司的无形资产,如发生公司注销清算等情形,还需要将商标转让至其他主体名下。
在准备申请注册商标前,建议确定好申请主体。
二
选择申请时机
实务中,我们常常会遇到这类情况:客户委托我们申请注册其已经使用了一段时间的商标,而后被商标局驳回,驳回的理由是该商标申请与在先注册商标近似且指定了类似的产品/服务名称。
以上情形下,一方面申请人已投入了大量资源对商标进行推广宣传,建立了一定的市场信誉和品牌影响力,重新设计并推广新商标将带来较大的损失;另一方面,存在着被在先注册商标权利人提起商标侵权诉讼的风险。面对这种进退两难的情况,有的申请人选择了主动收购在先注册商标,有的申请人选择了对在先注册商标发起撤销申请。但无论选择以上哪一种路径,均会对申请人造成额外的负担,且无法保证最终必然获准注册。
为避免上述窘境,我们建议经营者在计划使用某件商标的时候就立即着手启动商标申请,最好在商标投放市场前做好侵权检索并提交商标注册申请。同时,由于商标标识资源有限,商标申请往往存在各种在先障碍,存在驳回申请的可能。故建议同时申请多件商标,增加授权成功率,避免在产品市场化过程中出现无标可用的状况。
俗话说“种一棵树,最好的时间是十年前,其次是现在”,对于没有提前进行商标布局的经营者,申请商标的最佳时机就是当下。
三
选择商品/服务类别
获得核准注册的商标应当按照其被核准的商品/服务名称规范使用,经营者通常会参照目前或将来拟经营的商业领域选择合适的类别。
实务中,我们经常遇到这类情况:申请人已经在某一类别获准注册了商标并持续使用,投入了大量的资源进行推广宣传,后续因业务拓展需要增加其他注册类别,但在此期间已有其他主体在其拟增加申请的类别进行了注册,有的甚至可能是恶意的抢注,其他主体注册的商标将给申请人在其他类别的补充申请造成阻碍。
因此,我们建议申请人根据长期业务规划选择商品/服务类别和具体的项目。经营者应立足于未来的业务规划选择商品/服务的类别,提前进行商标布局。在确认类别后,进一步选择具体的商品/服务项目。
同时,我们不建议盲目地对经营者未来没有经营规划领域申请商标。为了保证有限的商标资源能够活跃地在市场中出现,避免出现大量僵尸商标,我国《商标法》亦规定了对长期未使用商标的撤销制度(以下简称“撤三”)[1],也就是说,如果经营者盲目申请了大量商标但长期闲置不使用,将面临被他人提起撤三的风险。
四
选择商品标志
商标是用以识别和区分商品或者服务来源的标志,任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区分开的标志,都可以作为商标申请注册。申请人可以综合以下要素选择合适的商标标志。
1. 商标标志的形式
序号 | 形式 | 举例 |
1 | 文字 | |
2 | 图形 | |
3 | 字母 | |
4 | 数字 | |
5 | 三维标志[2] | |
6 | 颜色组合 | |
7 | 声音 | |
8 | 上述要素的组合 |
2. 禁止作为商标注册的图样
3. 禁止作为商标使用的图样(同样也不得作为商标注册)
五
商标异议
商标异议[3]阶段是获得商标授权的最后一里路。通常,申请进展顺利的话,商标申请人会收到商标局的初步审定通知书,载明在3个月异议期无人提出异议的,商标申请将会获得授权。商标申请人应当注意,此时商标并未核准注册,申请人应谨慎使用申请中的商标,避免侵权风险。如发生第三人提出异议的情况,也应积极应对。
对在先权利人、利害关系人来说,商标异议制度是保护其商标专用权的重要手段。商标审查是人工处理,不可避免的会产生判断失误。反而是在先权利人、利害关系人更容易发现不应被授予商标权的理由。例如,在第31919844号“草薙家族草薙京冒菜”商标异议案中,被异议人李兴军申请的“草薙家族草薙京冒菜”商标被异议人日商SNK股份有限公司提出异议并获得商标局支持,理由是“草薙京”是异议人《拳皇》等作品中独创的重要角色名称,被异议商标的申请注册侵犯其享有的合法在先权益,违反了商标法第三十二条规定。由此可见,审查员可能因其不了解《拳皇》作品,从而给与“草薙家族草薙京冒菜”商标初步审定。
对于所有初步审定的商标申请,商标局会定期在官方网站进行公告(http://wsgg.sbj.cnipa.gov.cn:9080/tmann/annInfoView/homePage.html)。定期关注网站公告可以有效帮助在先权利人、利害关系人有效监控对自身权利可能造成损害的拟授权商标,一经发现应当立即在异议期内提出异议。
六
驳回复审
商标申请经历正常的审查流程被驳回是经常发生的,但收到驳回通知并不意味着商标申请的终结,法律赋予了申请人寻求救济的权利,《商标法》规定了驳回复审程序[4]。在收到驳回通知时,如果对驳回决定不服,应当自收到通知之日起15日内向商标评审委员会申请复审。
如上文所述,商标审查难免带入审查员的个人主观判断。就驳回通知最常援引的驳回理由“与在先注册商标近似”而言,是否近似就是个见仁见智的事情。尽管审查员严格按照《商标审查审理指南》尽量客观地判断是否构成近似,但仍然会出现游走在近似边缘的商标申请被判为近似的情况。启动申请驳回复审程序后,商标申请将由商标评审委员会重新作出判断,更换后的评审机构或许能为商标申请带来一丝生机。
在某些情况下,驳回复审也可以与其他申请策略组合使用。例如,可以在提起驳回复审的同时,对驳回通知中商标局援引的引证商标提起撤三,如果引证商标被撤销,则将会扫清商标申请的障碍,商标申请能够获得授权。
驳回复审是商标申请人的一件有力武器,特别是对于申请人强烈需求获得注册的商标,更需要抓住驳回复审这根救命稻草,争取在商标评审委员会扳回一城。
注:
[1]:《商标法》第四十九条:……注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。……。
[2]:《商标法》第十二条:以三维标志申请注册商标的,仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,不得注册。
[3]:《商标法》第三十三条:对初步审定公告的商标,自公告之日起三个月内,在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,或者任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的,可以向商标局提出异议。公告期满无异议的,予以核准注册,发给商标注册证,并予公告。
[4]:《商标法》第三十四条:对驳回申请、不予公告的商标,商标局应当书面通知商标注册申请人。商标注册申请人不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。……
蔡依人
总监律师
janet.cai@yiyou.com.cn
徐大威
执业律师
david.xu@yiyou.com.cn
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